No dejes que te roben tus inventos

Un nuevo régimen de patentes de EE. UU. Da derechos al “Primer inventor a presentar”. Será mejor que se asegure de que sea usted.
No dejes que te roben tus inventos

El 18 de marzo de 2010, un ingeniero de Apple dejó lo que parecía un iPhone 3 en una cervecería alemana de Redwood City, California. Otro mecenas más tarde lo recogí de un taburete. A la mañana siguiente, el teléfono no funcionó (habiendo sido desactivado de forma remota) pero el buscador se dio cuenta de que el dispositivo se veía un poco extraño. Tenía una cámara en la parte delantera y el exterior se sentía diferente. Pudo quitar el exterior, revelando un prototipo brillante para el nuevo iPhone 4, un producto que Apple no tenía la intención de anunciar durante meses.

Hasta esa noche de marzo, Apple había sido notoriamente exitoso en ocultar sus nuevos diseños. Al igual que un reloj, esperaría hasta justo antes de presentar un nuevo diseño de producto para presentar la correspondiente solicitud de patente de diseño. Por ejemplo, Apple presentó solicitudes para el iPhone original solo cuatro días antes de que se anunciara en 2007; para el iPod original en 2001, la presentación fue un día antes de su lanzamiento.

El buscador del iPhone 4 intentó llamar a Apple para devolver el teléfono, pero nadie le devolvió la llamada. Alrededor de un mes después, vendió el dispositivo a un sitio web, que lo desmontó, tomó fotos y los publicó en Internet. En ese momento, Apple podría haber asumido que el prototipo simplemente se había perdido. Pero después de que se publicaron las fotos, sus abogados entraron en acción. Ese mismo día, Apple envió una carta al sitio web pidiendo que le devolvieran sus propiedades y presentó una solicitud de patente de diseño a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Presentado a las 23:55 de esa noche, Patente de diseño estadounidense D627.778 finalmente emitido cubriendo el diseño del iPhone 4. Está bien lo que acaba bien.

Si esta historia hubiera tenido lugar en las últimas semanas, podría no haber tenido el mismo final feliz. El 16 de septiembre de 2011, el Ley de inventos de Estados Unidos (AIA), una modificación importante de la Ley de Patentes, se convirtió en ley, una modificación que hace que el tipo de «divulgación pública» que experimenta el iPhone 4 sea un impedimento real para que un inventor obtenga una patente.

Antes de la AIA, los Estados Unidos tenían un período de gracia de un año para todas las actividades, incluidas la venta, el uso y la divulgación pública. En otras palabras, un dibujo o modelo podría mostrarse, utilizarse o venderse y el inventor podría seguir garantizado los derechos de patente, siempre que la solicitud se haya presentado en el plazo de un año a partir de la divulgación. (Incluso fuera de ese período de un año, podrían aplicarse excepciones si un inventor exhibe un diseño antes de ese momento con fines experimentales). Este período de gracia es la razón por la que Apple aún pudo garantizar los derechos en el iPhone 4 y, lo que es más importante, también preservar los derechos en países extranjeros.

Como parte de la AIA, el 16 de marzo de 2013, Estados Unidos adoptó un primer inventor a presentar régimen. En virtud de este régimen, una divulgación pública (incluida la publicación, venta o uso público de un diseño completo de un producto sin solicitar previamente la protección de una patente de diseño) constituirá una dedicación de dicho diseño al público, incluidos los competidores. El AIA incluye un período de gracia limitado de un año para ciertas revelaciones del inventor u obtenidas del inventor; sin embargo, los límites exactos de este período de gracia son inciertos y los tribunales federales tardarán muchos años en definirlos.

Si el escenario del iPhone 4 ocurriera hoy, bajo el nuevo AIA, habría muchas preguntas con respuestas desconocidas. Por ejemplo, ¿el buscador o el sitio web «obtuvieron» el diseño del inventor de Apple? ¿O el hecho de que el ingeniero perdiera el prototipo en público de alguna manera rompe la cadena de revelación al inventor? ¿Quizás el intento de disfrazar el diseño significa que debería aplicarse alguna excepción de «uso experimental»?

En la fase de solicitud, estas decisiones estarán en manos del examinador de la PTO. Será carga del solicitante de patente demostrar que el período de gracia debe aplicarse y que una patente debe emitirse a pesar de que se haya divulgado públicamente. Vale la pena señalar que las apelaciones de una decisión adversa del examinador pueden tardar hasta cuatro años. Por lo tanto, una empresa podría verse obligada a decidir si debería arriesgarse a invertir en un diseño que tal vez no sea de su propiedad y que cualquiera podría utilizar. Si se concede una patente y este tipo de divulgaciones salen a la luz más tarde, un infractor acusado seguramente plantearía cuestiones similares en un litigio. La incertidumbre podría prolongarse durante años.

Si bien puede parecer injusta, las divulgaciones públicas no autorizadas han destruido los derechos de patente en el pasado. La PTO ha invalidado las patentes de diseño basándose en fotografías tomadas sin permiso. Las revistas de comercio de automóviles tienen una larga historia de fotografiar de forma encubierta nuevos diseños de automóviles en la pista de pruebas y publicar las fotos. En 2010, la PTO descubrió que una patente de diseño de Ford para la rejilla de un camión era obvia (y por lo tanto no patentable) en vista de una vista mal iluminada y parcialmente obstruida desde un foto espía publicada en una revista comercial.

Las fotos espías y los prototipos perdidos son solo la punta del iceberg. Normalmente, el lanzamiento de un nuevo diseño de producto incluye estudios de mercado, pruebas independientes, vistas previas para minoristas y periodistas seleccionados y conversaciones con proveedores sobre cómo fabricar el diseño propuesto. Si bien algunas de estas actividades pueden ser protegidas por acuerdos de confidencialidad, a la luz de la AIA, esta área de la ley dista mucho de estar clara.

Las empresas que confían en un diseño de producto innovador para separarse de sus competidores deben gestionar eficazmente estos riesgos. Es comprensible que algunos se muestren reacios a presentar una solicitud de patente de diseño, mientras que un diseño puede no ser definitivo, optando en su lugar por la realización de estudios de mercado o pruebas. Puede parecer innecesario gastar dinero en diseños de patentes que tal vez no se utilicen en un producto final. Pero esperar a patentar hasta que se «retoque» un diseño puede crear más problemas de los que resuelve.

En virtud de la AIA, si un diseño se publica (y no se patenta más tarde), el diseño público podría utilizarse para denegar una patente al diseño «retocado» posterior. (Cuando el diseño ajustado no es «lo suficientemente diferente», la TDF puede considerarlo una variante obvia sobre el diseño original). Pero los diseños pendientes de una empresa no pueden utilizarse en su contra, si los nuevos diseños se presentan antes de que se publiquen los diseños pendientes, actualmente cuando se emite la patente de diseño.

En el mundo posterior a la AIA, la mejor práctica es seguir el procedimiento estándar de Apple y solicitar una patente de diseño antes de cualquier tipo de liberación fuera de la empresa. Y si está considerando lanzar más de un diseño posible, aplicaciones de diseño de archivos en todas ellas para evitar crear problemas más adelante. Los costes iniciales adicionales serán insignificantes en comparación con los costes —tiempo y angustia— de sustituir un diseño sin protección más adelante.

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