Cómo proteger los inventos de su empresa

Una herramienta interactiva para los CIOS.

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En 1995 y 1996, los científicos de Eli Lilly y Aradigm Corporation se reunieron cuatro veces para discutir una posible colaboración entre las dos compañías. Lilly tenía experiencia en compuestos de insulina y Aradigm tenía experiencia en sistemas de administración basados en aerosoles. Nada se materializó.

El 31 de enero de 1997, Aradigm presentó una solicitud de patente para un aerosol en aerosol que podría utilizarse para administrar la insulina Lispro de Lilly. Dos años más tarde, poco después de que Aradigm recibiera la patente, Lilly demandó alegando que los científicos que se habían reunido con el equipo de Aradigm debían incluirse en la patente como coinventores.

Resultó que Lilly no pudo demostrar que sus científicos habían colaborado o proporcionado información crítica para la invención de Aradigm, por lo que los tribunales fallaron en contra y confirmó la patente de Aradigm. Sin embargo, la historia ilustra una tensión importante en el proceso de invención e innovación que los directores de innovación de la empresa deben supervisar: los inventores e innovadores necesitan obtener conocimiento de fuera de la empresa, pero obtener conocimiento del exterior conlleva el riesgo de que tenga que compartir la propiedad del invención que resulta.

¿Cómo pueden los directores de TI gestionar esta tensión? La respuesta se puede encontrar observando la experiencia de la universidad oficinas de transferencia de tecnología (TTO), organizaciones que se enfrentan regularmente a este problema. Ejemplos de estas organizaciones incluyen The Fundación de Investigación de Exalumnos de Wisconsin (WARF) y la Universidad de Stanford Oficina de Licencias Tecnológicas (OTL).

Mi investigación, con Phil Kim y Oliver Alexy, en las prácticas de un TTO pionero ha revelado información sobre la protección de la propiedad intelectual que puede ayudar a los CIO que buscan gestionar la innovación en una era de comunicación abierta. Hemos desarrollado un herramienta interactiva que pone de relieve qué cuestiones son especialmente destacadas en qué etapa del proceso de innovación científica.

El primer riesgo del que debe protegerse un CIO es divulgación involuntaria. La mayoría de las empresas capacitan a sus empleados sobre la divulgación, pero es probable que se cometan errores. Me viene a la mente el ejemplo de Steve Jobs que muestra la función «rebote» del iPhone en una demostración en Alemania antes de presentar una solicitud de patente. Lo que es importante es que los CIO tienen un plan de contingencia establecido, que debería implicar, como mínimo, la presentación de una solicitud de patente provisional. Dado que pocas empresas poseen un agente de patentes interno, los directores de TI deben establecer relaciones con unos pocos agentes de patentes familiarizados con las tecnologías de su empresa. En caso de apuro, estos agentes deberían poder comprimir el período típico de interacción de dos a tres meses con el inventor y presentar una solicitud de patente en unos días.

En segundo lugar, los directores de TI necesitan diseñar protocolos para interacciones con personas dentro y fuera de la empresa, de modo que la empresa no atribuciones mal administradas sobre los pasos inventivos. No existe el mandato de que todos los proveedores de insumos obtengan una participación equitativa en los beneficios de una invención. Sin embargo, ignorar las contribuciones de cualquiera que haya ayudado con una iniciativa inventiva puede llevar a la invalidación de la protección por patente en el futuro.

En tercer lugar, los CIO deben protegerse de que la invención caiga en el garras de funder. Algunas empresas necesitan capital externo, materiales específicos o equipos especializados para avanzar en sus invenciones. Al considerar estas necesidades, los directores de TI deben gestionar sus acuerdos de colaboración de tal manera que los financiadores no se apropien de la mayor parte de los beneficios de la invención.

Cuarto, los CIO deben presionar a los investigadores para que eviten dependencia excesiva de la ciencia conocida. La mayoría de las empresas toman el camino más transitado, porque las recompensas por explorar nuevos dominios científicos son muy inciertas. Se corre el riesgo de que una invención que se basa demasiado en la ciencia conocida no reúna los requisitos para la protección de una patente. Cuando la ciencia conocida está en juego, el CIO necesita presionar a los investigadores para que se centren en aplicaciones novedosas de esa ciencia.

Al mismo tiempo, los CIO deben asegurarse de que en las invenciones que utilizan componentes disponibles comercialmente, estos se combinen con software propietario o se integren en sistemas integrados. De lo contrario, la protección de la patente de la invención puede ser retenida por el hecho de que la invención carece de originalidad.

En sexto lugar, los CIO deben asegurarse de que policeability está incrustado en la invención, especialmente cuando la invención forma parte de un proceso que produce un producto o servicio. En estas situaciones, es difícil mirar detrás de las cortinas de la competencia para ver si están copiando tu proceso, pero hay formas de hacerlo. Por ejemplo, puede grabar marcas indelebles en las salidas derivadas del nuevo proceso que son difíciles de copiar (como la marca de agua de un billete) o puede incrustar el nuevo proceso en un sistema existente más grande y complejo para que sea difícil desenredar. (Y si usted no tiene un sistema de este tipo, debería considerar la posibilidad de otorgar licencias a una empresa que sí lo tenga).

Por último, los directores de TI deben proteger el mejor territorio. Esto significa dar prioridad a los mercados prometedores desde el principio mediante el desarrollo de las aplicaciones más atractivas para el mercado más lucrativo, apostando su reclamación mediante la presentación de una solicitud de patente provisional.

Vivimos en una época de creciente conectividad que está cambiando el proceso de invención y reduciendo el tiempo del ciclo de innovación. A pesar de estos desafíos, los directores de TI pueden implementar estrategias de solución alternativa para respaldar las innovaciones de sus empresas y garantizar que se beneficien plenamente de sus nuevas tecnologías.


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